소리나 냄새도 상품을 식별하는 상표가 될 수 있을까? 한미FTA 협상안이 공개되지 않아 정확하게 알 수는 없으나, 미국이 체결한 그동안의 FTA에 비춰볼 때, 한미FTA에서도 소리나 냄새의 상표 보호가 쟁점이 될 것으로 보인다.
상표는 상품을 판매, 제조하는 업체가 마음대로 붙여 사용할 수 있지만, 상표권으로 법적인 보호를 받기 위해서는 일단 특허청에 상표를 출원하여 심사를 거쳐 등록되어야 한다. 특허청은 출원된 상표가 상표법에 규정된 상표의 정의에 합치하는가, 다른 등록요건에 합치하는가를 심사한다. 심사를 통과하면, 그 상표는 등록원부에 등재되어 아무나 열람할 수 있게 된다. 현행 상표법에 의하면 상표란 자신의 “상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는”, “기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것”을 말한다. 이러한 개념에 합치되지 아니하는 것은 상표출원등록의 거절사유가 된다. 또한, 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 통상 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 소위 ‘기능적 상표’는 등록될 수 없다. 따라서 현행법상으로는 향수에서 나는 특정한 향기와 같은 기능적 냄새는 물론이고 상품 그 자체의 성질로부터 유래되는 것이 아닌 냄새나 소리를 구성요소로 하는 상표는 상표로서 보호받을 수 없다.
WTO 지적재산권협정(트립스 협정)이 상표의 등록요건으로 시각적 인식가능성을 요구하여 소리상표나 냄새상표의 등록을 각 국 재량에 맡겨 놓았고, 1994년 채택된 상표법조약(Trademark Law Treaty)도 소리상표나 냄새상표에는 적용되지 않으므로, 우리 상표법의 상표 보호는 국제적인 보호수준에 비추어 손색이 없다. 반면 미국은 상표법으로 냄새상표나 소리상표의 보호를 명시하고 있는 것은 아니나, 미국특허청 상표심사기준에서는 냄새상표와 소리상표가 등록될 수 있음을 전제로 그 심사기준을 제시하고 있다. 실제로 미국 NBC방송사의 3중화음 차임벨소리, 미국 MGM 영화사의 사자울음소리, 펩시콜라사의 병 따는 소리, 자유의 종소리 등이 소리상표로 등록되었고, 자수용실 및 바느질용 실이 지닌 특징적 냄새에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정하여 냄새상표 등록을 인정한 바 있다. 미국에서도 냄새가 기능적인 것이라면 등록될 수 없다. 예컨대 향수의 냄새는 상표권으로 보호될 수 없다.
냄새상표와 소리상표의 보호를 찬성하는 입장에서는 이러한 비전형적 상표의 경우에도 출처표시기능과 식별기능, 정보전달기능 등 상표로서의 제반 기능을 수행할 수 있는 것인 한, 상표로서 사용되는 것을 절대적으로 금지시킬 이유가 없고, 국가정책적인 면에서도 상표제도의 선진화, 국제화 추세에 따라 적극적으로 도입을 검토할 필요가 있다고 주장한다.
냄새나 소리로 구성된 상표라도 그것이 상표로서의 기능을 수행하는 한, 이를 법적으로 보호할 필요가 있다는 주장은 일견 타당하다. 그러나 과연, 냄새나 소리상표가 상표로서의 기능을 제대로 수행할 수 있을 것인지에 대해서는 회의적인 지적이 많다.
엘리어스(Bettina Elias)에 의하면 냄새상표가 상표로 기능하기 위해서는 1) 소비자가 상품을 구입하기 이전에 상품의 냄새에 접근할 수 있어야 하며, 2) 소비자는 이러한 냄새를 상품의 특성으로 연관시킬 수 있어야 하는데, 대부분의 경우 냄새상표는 이러한 조건을 충족하기 어렵다고 한다. 즉 냄새는 실제 상품의 판매 시점에서는 소비자가 상품의 동일성을 식별하는 상표로서 기능하기 어렵다는 점, 냄새가 상품의 특성으로서 기능하는 경우에도 이 냄새가 친근한 향기와 혼란을 초래할 가능성이 높다는 점, 상품의 냄새를 영구적으로 고정하기가 기술적으로 곤란하다는 점, 상품의 냄새에 대한 판단이 매우 주관적이라는 점을 고려할 때 냄새상표가 출처표시와 식별기능을 제대로 수행하리라고 기대하기 어렵다.
소리상표의 경우에도 소비자가 구입을 결정할 때 상품의 동일성을 식별하게 하는 기능이 부족하다. 예컨대, 소비자가 음반을 구입할 때는 소비자의 구입을 결정하는 요인은 포장정보에 기초하므로, 구입이전에 인식되지 않은 음반에 있는 소리는 상표기능을 수행하기 어렵다. 한편 소비자들이 음반의 구입에 있어 그 상품의 포장에 의존하지 않고 음반 안에 있는 독특한 소리에 기초한다면 그 독특한 소리는 명백히 기능적인 것이므로, 상표등록될 수 없는 것이다.
서면에 의해 이루어지는 상표심사 및 등록 실무를 고려할 때 과연 냄새나 소리의 경우 어떤 방식으로 심사하고 공시할 것인지에 관한 실무적 차원의 문제도 있다. 상표권은 상표를 등록함으로써 발생하므로, 등록원부는 상표권의 권리범위를 확정짓고 이를 공중에게 공시하는 역할을 한다. 따라서 등록되는 내용은 명료하고 간결하며 알기쉬어야 한다.
그렇다면 냄새상표는 어떻게 공시할 것인가? 유럽사법재판소는 냄새를 화학식으로 표시한다면, 화학식은 냄새가 아니라 화합물 그 자체를 나타내는 것이며, 냄새를 문자로 설명하는 경우 그 자체만으로는 충분히 명료하고 간결하고 객관적이지 못하다고 한다. “막 자른 잔디의 냄새”라는 설명만 봐서야 어떤 냄새인지 확정할 수 없는 노릇이다. 냄새 샘플을 어떤 기관에 기탁하여 공시하는 것은 어떤가. 향기 성분은 휘발성이 있기 때문에 불안정하고 내구성이 적어 영구적 공시가 불가능한데다, 기탁한 것만으로 공시되었다고 보기 어렵다. 설명서의 제출만으로 냄새상표의 등록이 가능하다는 미국의 실무와는 상반된 결론이다. 유럽사법재판소 판결은 유럽과 우리의 상표법이 다르기는 하지만, 상표를 등록하여 공시하는 기능이 상표권 부여 절차에 있어서 필수적이라는 공통점에 비추어 볼 때 우리 실무에서도 그대로 타당한 결론으로 생각된다.
소리상표의 경우 미국에서는 1) 음조 또는 음표, 2) 음악에 동반된 단어들, 3) 단순히 구두로 사용되는 단어들(예컨대 라디오나 TV오락프로그램을 식별하는 용어)을 소리상표로 등록, 보호 한다. 그러나 음표는 음악에 대한 설명을 제공하지만 음악 그 자체가 아니므로, 역시 상표 그 자체가 등록되는 것은 아니므로, 그래픽 표시 요건을 충족하지 못한다.
위와 같이 등록에 있어서 명료한 표현 형식이 없다는 것은 이러한 상표의 침해 판단에도 영향을 준다. 두 개의 냄새와 두 개의 소리 간에 또는 냄새, 소리와 다른 시각적 표장 사이의 침해를 어떻게 판단할 것인지 그 기준도 불분명하다.
소리상표의 경우 저작권법과의 관계도 문제된다. 소리상표의 경우 창작성이 있으면 저작권법에 의하여 일정 기간 동안의 보호를 받도록 할 수 있고, 그 보호기간이 중단된 후에도 부정경쟁방지법에 의한 보호가 가능할 수 있다. 따라서 상표권을 통해 영구 보호할 필요가 있는지도 의심스럽고, 이럴 경우 저작권법상 보호기간을 한정한 취지가 무시될 수 있다.
냄새상표의 경우 특허권과의 관계도 모호하다. 일정한 물질의 특허보호기간이 만료되어 공중이 사용할 수 있게 된 후에도 냄새상표의 보호를 통해 동일한 상품에 유사한 냄새를 가미하지 못하도록 하는 것은 특허권 보호기간을 영구화하는 결과를 초래할 수 있다.
무엇보다도 좋은 냄새와 소리가 선점됨으로써 고갈될 가능성이 높다. 가정용품 등 일정한 상품의 경우 유사한 향을 사용하는 경우가 많이 있는데, 그러한 냄새를 일정한 상표권자가 선점하게 되는 경우 후발주자는 그러한 향기를 사용할 수 없게 됨으로써 독점을 강화하는 한편, 유용한 냄새를 고갈시킬 우려가 있다.
결국, 냄새상표나 소리상표는 심사, 등록 절차상 여러 가지 문제가 많고 이에 관한 연구조차 제대로 되어 있지 않은 상황이다. 또한 냄새상표나 소리상표의 경우 상품의 식별기능이 검증되어 있지 않아 상표권 보호의 필요성조차 의심스럽다. 나아가 소리상표와 냄새상표를 허용하면, 유용한 냄새, 소리의 독점을 강화하여 불필요한 법적 분쟁의 가능성을 높이고, 심사, 등록상 비용의 증가로 결국 사회적 부담만 안겨줄 여지가 많다. 따라서 냄새상표와 소리상표의 경우 충분한 연구가 전제되지 않고는 도입을 논할 수 없으며, 미국이 이번 FTA에서 요구하더라도 수용할 수 없는 것이다.
양희진 (정보공유연대 IPLeft 운영위원) / lurlu@jinbo.net